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完善评审程序 制止恶意抢注
  2014年04月08日   来源:中国工商报

——解读新《商标法》关于商标评审的内容

    商标评审是由法律授权的专门机构解决商标授权确权纠纷的活动,是商标授权确权程序中的重要环节。商标评审工作对于公平合理地授予或确定商标权利,保护商标权人的合法权益,维护公平竞争的市场秩序具有重要意义。《商标法》第三次修改为实现方便申请人注册商标、维护公平竞争的市场秩序、加强商标专用权保护这3个基本目标,对包括商标评审程序在内的授权确权程序作了一定的调整和完善,加大了打击恶意抢注行为的力度,规定了商标授权确权的审理时限,将促使商标授权确权工作更加科学。

    一、修改和完善了商标评审程序

    程序既是保障实体价值实现的手段,也具有自身独立的价值,合理的程序设计对于实现公正高效授权确权必不可少。因此,这次《商标法》修改对现行的商标授权确权程序作了一定的调整和完善,其中与商标评审有关的主要有以下内容。

    (一)将现行商标争议制度修改为无效宣告制度

    这一修改主要是针对现行《商标法》对商标争议制度的定性不够清晰而作出的改进。商标争议是他人对已经注册的商标,认为不符合《商标法》相关规定的,向国家工商总局商标评审委员会(以下称商评委)申请撤销其注册。商评委认为撤销理由成立作出撤销裁定的,该注册商标自始无效。现行《商标法》第五章规定了商标争议制度,《商标法实施条例》第三十六条规定了争议商标被撤销的法律后果。由于现行《商标法》对争议制度使用了多个概念,包括争议、撤销等,使其与商标管理程序中的撤销产生混同。

    争议撤销和商标管理程序中的撤销在形式上具有一些共同点,对象都是已经存在的注册商标,都是使已经获准注册的商标权归于消灭;二者均可以由商标主管机关依职权作出或者根据有关人的申请作出。但在实质上,争议撤销和商标管理程序中的撤销在含义、要件及法律后果等方面都是不同的,主要体现在以下几方面:

    1.启动的原因不同。争议中撤销的商标是因为注册时即存在不符合法律规定的情形,而商标管理程序中撤销的商标在注册时是符合法律规定的,由于在使用中违反法律规定而被撤销。

    2.设置的目的不同。争议的设置是对存在不应注册事由的不当注册采取的一种事后补救措施,商标管理程序中的撤销是为了规范商标的使用行为。

    3.期限不同。除了恶意注册的,争议应该在法定的除斥期间内作出;商标管理程序中作出的撤销,除了持续不使用商标需要达到法定期间外,其他情况下不受除斥期间的限制。

    4.效力不同。争议程序中被撤销的商标,其专用权视为自始即不存在;商标管理程序中被撤销的商标,撤销的效力只面向未来,不溯及既往,商标专用权自撤销决定生效时丧失。

    鉴于此,新《商标法》从商标争议制度的原意出发,厘清了争议撤销和商标管理程序中撤销的界限,将现行的争议制度修改为“无效宣告”,并将《商标法实施条例》中关于争议理由成立撤销注册的法律后果上升到《商标法》中,作为宣告无效的注册商标的法律后果。这一修改还原了商标争议制度的本来性质,使不同类型案件的区分更为清晰。

    (二)进一步明确了商标评审决定、裁定的生效方式和日期

    商标局和商评委决定、裁定的生效日期对于确定商标权利状态至关重要。根据《行政诉讼法》第四十四条的规定,诉讼期间,不停止具体行政行为的执行。这一规定是基于行政行为具有公定力、约束力的性质而作出的。由于商标评审裁决不仅直接决定了涉案商标的权利状态,而且对其他商标的准驳具有直接影响,如果在诉讼期间将评审裁决付诸执行,而诉讼结果改变了评审裁决结果,会给一系列后续程序带来诸多不便。鉴于此,现行《商标法》第三十四条规定:“当事人在法定期限内对商标局做出的裁定不申请复审或者对商标评审委员会做出的裁定不向人民法院起诉的,裁定生效。”从这个规定可以看出,在有诉讼的情况下,商标评审裁决实际上是在诉讼结束后才生效。在评审实践中,商评委也是待起诉期满才将评审裁决付诸执行的。

    现行《商标法》仅在第三十四条第一款对异议和异议复审裁定的生效方式作了规定,对其余决定、裁定的生效未予明确,这种规定显然不够全面,在执行上容易发生争议。根据新《商标法》第三十六条、第四十六条、第五十五条的规定,法定期限届满,当事人对商标局驳回申请决定、不予注册决定、宣告注册商标无效的决定、撤销注册商标的决定不申请复审或者对商评委的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不提起诉讼的,商标局的决定或者商评委的复审决定、裁定生效。这一修改明确将其他决定、裁定的生效方式纳入,进一步明确了“法定期限届满”这一生效时间,便于评审人员和当事人对涉案商标的权利状态作出准确判断。

    (三)增加了评审案件审理期限及审理中止的规定

    新《商标法》第三十四条、第三十五条、第四十四条、第四十五条、第五十四条分别规定了各种评审案件的审理期限,这对于缩短案件审理时间、提高商标授权确权效率具有积极意义,同时也给商标评审工作带来了新的挑战。

    需要指出的是,新《商标法》第四十四条第三款规定的当事人因绝对理由提出的无效宣告请求为双方当事人案件,第五十四条规定的当事人对商标局撤销决定复审案件中商标因3年不使用和退化为通用名称被撤销而提出的复审亦为双方当事人案件,这两种类型的评审案件均规定了9个月的基础审限和3个月的延长审限,与单方当事人的案件审限一致,显然对商评委的审理时限提出了更高的要求。为达到新《商标法》规定的审限要求,商评委已经在积极采取措施,包括调整现行《商标法实施条例》规定的各种工作时限、优化工作流程、升级改进计算机系统等。

    在对评审案件设立审限的情况下,为了解决实践中存在的因在先权利状态不确定导致案件审理延迟的问题,新《商标法》第四十五条规定:“商标评审委员会在依照前款规定对无效宣告请求进行审查的过程中,所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的,可以中止审查。中止原因消除后,应当恢复审查程序。”这一规定既考虑到案件审理的实际需求,也有利于保护评审当事人的利益,是非常有必要的。但是,新《商标法》仅在不予注册复审和无效宣告这两种案件中规定了中止程序,对于占评审案件七成左右的驳回复审案件未作相应规定。为了更好地保护当事人的合法权益,维持授权确权秩序的顺利运行,有必要在《商标法实施条例》修订时对此问题进一步予以明确。

    另外,在评审案件审理过程中,影响确权程序顺利进行的在先权利包括外观设计专利权、著作权等,但更为常见的是在先商标权。因此,有关中止的法条提到的“在先权利”应当包括商标权,但新《商标法》第三十二条前半段“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定中,出于立法原意和法条之间衔接的考虑,“在先权利”一般理解为不包括在先商标权。因此,中止条款中“在先权利”的范围,是否应与第三十二条中的“在先权利”范围保持一致,是将来在实践中需要解决的问题。

    二、加大了打击恶意抢注行为的力度

    各种形式的恶意抢注现象频繁出现,是我国经济社会发展特定阶段出现的情况,受到社会各界的广泛关注。在商标评审案件的审理实践中,囿于法律规定的不足,部分不正当注册行为得不到有效规制。这次《商标法》修改,积极回应社会关注的热点问题,加大了对恶意抢注行为的打击力度。

    (一)将诚实信用原则写入《商标法》

    诚实信用原则是民事主体进行民事活动应该遵循的一项基本原则,商标注册和使用活动亦不例外,但这一原则在现行《商标法》中并没有明确的规定。此次《商标法》修改,回应社会各界尤其是专家学者的呼吁,在总则中(第七条第一款)增加了“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”的规定。作为总则中的条款,这一条款虽然不能在处理商标确权案件时作为实体依据直接援引,但仍能发挥引导商标当事人诚实守信、正确注册和使用商标的作用。商标确权机关在案件审理中,也可以依据此原则,正确把握具体法条的立法本意,合理确定审理标准。

    (二)增加了制止特定关系人抢注商标的规定

    现行《商标法》第十五条禁止代理人、代表人抢注被代理人、被代表人的商标,这一规定在制止凭借代理和代表关系知晓他人商标并抢注的不正当行为方面发挥了重要作用。在商标确权案件审理实践中,从这一法条维护诚实信用原则的立法宗旨出发,商标确权机关对“代理人”、“代表人”的含义作了较为宽泛的解释,涵盖到销售代理关系意义上的代理人、代表人。但是,实践中仍然存在一些经由业务交往关系知悉商业伙伴商标而予以抢注的情形,例如投资关系、定牌加工、一般业务往来等。这些情形明显有违诚信原则和商业道德,却很难通过第十五条加以制止。

    为了将上述不正当注册行为纳入调整范围,新《商标法》在第十五条增加了第二款:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”这一规定能够在一定程度上弥补现行《商标法》的不足。按照通常理解,“合同、业务往来或者其他关系”应该足以涵盖代理关系或者代表关系,但是因为关于制止代理人或者代表人抢注的规定来源于《巴黎公约》,为体现《商标法》履行国际公约义务的具体要求,在文字上仍保留现行《商标法》第十五条的规定,而把新增加的规定作为第二款。

    关于新增加的第十五条第二款中“在先使用”和“其他关系”的理解,目前仍存在疑义。根据商标权的地域性原则,如无特别规定,在《商标法》中规定的“使用”,应该是指在中国大陆地区范围内的使用。而按照审理标准,第十五条第一款中代理人、代表人的商标并不限于在中国大陆范围内使用。有了使用地域的限制,第十五条第二款相较第一款的适用范围大大缩小。另外,“其他关系”是否应与第十五条所列举的合同、业务往来在性质上具有同一性,或者泛指当事人之间的客观联系,仍有待明确。

    新《商标法》增加第十五条第二款的立法目的是确定其适用范围的关键。目前对该条款立法目的的解读有两种角度。第一种角度是将该条款作为对未注册商标保护的条款,认为该条款扩大了对未注册商标的保护范围。在我国商标权取得采取注册原则的大前提下,对未注册商标的保护需要相当的“门槛”,在先使用的商标必须具备一定的“标志”属性后才具有法律上可以保护的利益。现行《商标法》第十三条第一款对在先未注册驰名商标的保护、第三十一条后半段对在先使用并有一定影响的商标的保护,都对在先使用的未注册商标在知名度上有明确的要求。当然,目前在实务中对于现行《商标法》第三十一条后半段“有一定影响”的把握,是与该条所要求的“以不正当手段”结合起来执行的,在“不正当手段”较为明显的情形下,“有一定影响”的要求已较以前大大降低。

    对新《商标法》增加的第十五条第二款的另一种解读,是从诚实信用原则的要求出发,将该条款作为制止恶意抢注的条款来理解和把握。在国务院提请全国人大常委会审议的《商标法》修正案草案的说明中,这一条款被作为“为维护公平竞争的市场秩序”作出的修改。从新《商标法》的体例安排上,这一款与现行《商标法》第十五条情形并列在同一法条中,并使用了“具有前款规定以外的”用语,表明这一条款与第一款所列的代理人、代表人抢注在性质上是相当的。

    笔者认为,在新《商标法》施行后,对第十五条第二款的适用应该从我国商标确权领域的实际出发,在前述两种解读角度之间寻求平衡。另外,此次修法并未改动现行《商标法》关于制止不正当抢注的几个条款,新增加的第十五条第二款如何与本条第一款、第十三条第一款、第三十一条后半段衔接,也是在确定审理标准时应该考虑的问题。

    三、其他与商标评审工作相关的修改

    商标授权确权工作是一项系统工作,商标评审程序作为其中的一个环节,与其他工作紧密相关,故难以在评审工作与其他工作之间绝对划分界限。此次《商标法》修改中,还包括以下与商标评审工作关系较为密切的内容。

    (一)完善了商标不予注册的绝对事由

    商标不得注册和使用条款的事由的规定,对于保持商标注册管理秩序的正常运行、维护公共秩序和公共利益至关重要。此次《商标法》修改,针对声音商标纳入可注册要素范围等修改情况,也考虑禁用条款在实践中存在的不足,进一步补充、完善、修订了商标不得使用和注册的具体情形。

    1.与增加声音商标相适应,在不得作为商标使用的标志中增加国歌、军歌的规定。针对现行《商标法》中对部分与国家尊严相关的标志禁止作商标规定不够全面的状况,增加了军徽以及中央国家机关名称、标志等不得作为商标使用的规定。

    2.将现行《商标法》第十条第一款第(七)项“夸大宣传并带有欺骗性的”规定修改为“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”。这一修改十分必要。现行《商标法》该条款的适用条件非常严格,范围很窄,而实践中由于法律规定不够明确,存在大量易产生误认的标志,在法律适用上产生了很多争议。在授权确权实践中,申请注册的商标易使相关公众对产品的功能、用途、质量、原料、价格等特点或者产地产生误认的,商标确权机关一般是根据现行《商标法》第十条第一款第(八)项“其他不良影响”的规定予以驳回或者不予核准注册。司法机关对此法条在具体适用上与行政机关有不同的理解。2010年最高人民法院发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第3点规定,人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。由于该《意见》的表述较为原则,在不少评审案件的诉讼中,有些判决以该《意见》为依据,认为使相关公众产生误认的标志并不属于“其他不良影响”的范围,从而认定商评委适用法律错误。据统计,2010年,商评委因《商标法》第十条第一款第(八)项败诉的案件比率达到全部败诉案件的13%,2011年为8%,2012年为6% 。新《商标法》对第十条第一款第(七)项的修改,使对商品的质量等特点或产地产生误认的情形有了明确的法律依据,可以部分消除目前关于“其他不良影响”在理解和适用上的争议。

    (二)调整了商标的撤销事由

    商标注册后的连续、规范使用是商标发挥其应有作用的前提,也是商标注册人的义务。商标未依法连续、规范使用的,商标主管机关可以撤销其注册。现行《商标法》规定了连续3年停止使用、自行改变注册商标等多种撤销事由,这一规定既有与其他国家和地区法律规定相一致的地方,也有我国的特色,例如现行《商标法》第四十五条规定,使用注册商标,其商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的,可撤销注册。

    新《商标法》根据实践需求,对撤销事由作了调整,删除了因商品质量问题撤销商标注册的规定;删除了因自行转让注册商标撤销商标注册的规定;对没有正当理由连续3年不使用注册商标的,明确不再责令限期改正而是直接撤销注册;增加了注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标的规定(第四十九条第二款)。调整后的规定基本上与多数国家和地区的通行规定保持一致。

    对于商标成为其核定使用的商品的通用名称的,按照现行《商标法》的规定只能通过争议程序解决。如前所述,由于争议撤销和商标管理程序中的撤销在性质上的不同,争议制度只能解决申请注册时即为通用名称的情况,不能解决申请注册时具有显著性但因后续使用不规范而成为商品通用名称的情况,现行法律规定存在明显缺陷。在确权实践中也确实存在因商标不规范使用导致“商标退化”的情况,囿于法律规定的限制,只能通过争议解决。争议案件在举证时间点上要求为争议商标申请注册前,而就“商标退化”现象提出争议的举证时间点应为商标注册之后,这就导致案件的处理结果与请求严重背离,不能客观反映案件的真实情况。新《商标法》增加撤销事由,可以更好地解决实践需要与法律规定脱节的现象,还原此种案件的本来性质,在通用名称问题上清晰划分“无效”和“撤销”的界限,规范商标使用行为。

    (三)对异议程序进行了重构

    新《商标法》从简化程序、提高确权效率的目的出发,根据异议理由对异议主体作了限制,并根据异议决定结果的不同规定了复审和无效宣告两种不同的救济途径。与这一修改相关,后续的评审程序设计应该根据上述修改的目的作合理的调整,具体包括:

    1.依法确定复审的范围。在现行《商标法》框架下,关于异议复审的审理范围问题,商评委和人民法院之间一直存在不同理解。商评委依据《商标评审规则》第二十八条的规定,将复审案件作为一个新案件,允许当事人在复审程序中提交新的事实和理由;而人民法院认为复审程序是异议程序的再审理,不能脱离也不能超越异议程序的事实和理由。此次异议程序调整后,异议复审程序变更为不予注册复审,复审申请人为被异议人,其提出新的事实和理由的可能性较小,因此被申请人即异议人的答辩理由至关重要。《商标法实施条例》在对不予注册复审审理范围进行界定时,应对此问题予以充分关注,既要考虑案件性质,也要兼顾实际的可操作性。

    2.科学界定无效宣告的起算点。对于有期限限制的无效宣告请求,新《商标法》明确规定了其期限为商标注册之日起5年内。对于经一般程序注册的商标来说,其无效宣告请求的时间起算点较为明确。对于经过异议的,现行《商标法实施条例》第二十四条第三款规定了对其提出争议的时间自异议裁定公告之日起计算。但是,对于经过异议复审(新《商标法》规定不予注册复审)、甚至诉讼程序核准注册的商标,其无效宣告请求的时间起算点并不明确。新《商标法》虽然规定了评审决定/裁定的生效日期,但如果以这一日期作为无效宣告时间起算点,则因评审决定/裁定当事人以外的其他社会公众对此并不知晓,其无法依据决定/裁定生效日期计算其提出无效宣告的期限。因此,在新《商标法》未作出明确规定的情况下,修订《商标法实施条例》时有必要进一步明确此问题。理想的情况是经过异议、不予注册复审甚至诉讼程序最终获准注册的商标,都重新刊发公告,并以此作为无效宣告请求时间的起算点。基于公告的公示效力,这种规定应该是较为合理的,在操作上也没有太大的困难。

    3.正确确定不同的救济途径。新《商标法》对异议程序作出调整后,第三十五条第二款明确规定:“商标局做出准予注册决定的,发给商标注册证,并予公告。异议人不服的,可以依照本法第四十四条、第四十五条的规定向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。”对于商标局作出的不予注册决定,商评委复审后的后续救济程序,也是依据复审决定的结果来确定的。新《商标法》第三十五条第三款规定:“被异议人对商标评审委员会的决定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知异议人作为第三人参加诉讼。”由此规定可知,商评委作出的不予注册复审决定结果为核准注册的,异议人不能提起诉讼,而只能待被异议商标核准注册后启动无效宣告程序。依此类推,对商评委不予核准注册的复审决定,被异议人提起诉讼后,经法院诉讼程序撤销商评委决定的,由商评委重新作出核准注册的复审决定。对这一决定,异议人不能起诉,只能提出无效宣告请求,而无效宣告裁定仍可能经过诉讼程序。待程序终结,此商标经过的程序可能比现行法律规定的程序更加复杂,这有可能背离这一程序设计的初衷。

    4.合理适用“一事不再理”原则。关于“一事不再理”,现行《商标法》第四十二条明确规定:“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。”对商标局异议决定和商评委不予注册复审决定核准注册的商标,因新《商标法》已经规定可以提出无效宣告请求,故基于此,现行《商标法》第四十二条所规定的“一事不再理”原则自然不再适用,予以删除。

                                              □国家工商总局商标评审委员会 臧宝清

 
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